El uso de marcas de los competidores en Google Ads es una práctica muy común que, hasta ahora, había sido admitida tácitamente, por no haber pronunciamiento alguno al respecto.
Pero, recientemente, nuestro Tribunal Supremo se ha manifestado acerca de estas prácticas en una sentencia sumamente novedosa.
En este caso, una conocida marca de clínicas odontológicas decidió incluir como palabra clave la marca registrada de otra empresa que también se dedicaba al mismo sector.
Esta segunda sociedad, comenzó a observar que, al teclear su marca en el buscador de Google, aparecía un anuncio de Ads de la competencia y, ante ello, decidió emprender acciones legales con el fin de proteger la reputación de su marca.
Estos hechos se remontan al año 2012 y, por fin, en 2022 hemos podido conocer el fallo del Tribunal Supremo.
Aun así, tanto el Juzgado de lo Mercantil de primera instancia como la Audiencia Provincial de Madrid no dudaron en darle la razón a la mercantil afectada, incluyendo una indemnización de 600.000 euros.
Entonces, ¿qué ha manifestado el Tribunal Supremo al respecto?
En este sentido, cabe destacar dos aspectos clave de la Sentencia del Tribunal Supremo, que son los siguientes:
- Infracción marcaria:
En cuanto a este tipo de prácticas, el Tribunal ha optado por recordar cómo funciona este apartado del motor de búsqueda.
Pues bien, Google Ads, al crear una campaña de publicidad, ofrece a los empresarios una serie de palabras clave que, muchas veces, son marcas registradas.
Así las cosas, y en base a la normativa europea, todo empresario tiene la facultad de prohibir el uso de su marca por parte de los competidores, incluyendo su uso en anuncios de Internet.
Ahora bien, concretamente en el ámbito de la publicidad en Internet, la jurisprudencia europea requiere que ese uso sin consentimiento pueda lesionar las funciones de la marca. Y, en este sentido, menciona tres situaciones:
- Menoscabo de la función de indicación del origen de la marca: Esta situación se refiere a aquellos usos que impiden al consumidor identificar si los productos o servicios proceden del titular del anuncio, de una empresa vinculada económicamente al titular del anuncio o de una tercera empresa completamente ajena.
- Menoscabo de la función publicitaria de la marca: Situación que hace referencia a impedir u obstaculizar a una marca el poder publicitarse en Internet.
- Menoscabo de la función de inversión de la marca: Situación que hace referencia a impedir u obstaculizar a una merca el poder conservar o adquirir una reputación que le permita conseguir nuevos consumidores o clientes.
Pues bien, en este caso, nuestro Tribunal consideró que tanto la función de indicación como de inversión se veían claramente afectadas, puesto que no solo se estaban aprovechando de la posible reputación de otra marca y mermándola, sino que también generaba una clara confusión entre los clientes, los cuales no podían identificar si se trataba de empresas competidoras o si formaban parte del mismo grupo.
Por tanto, la conducta consistente en el uso de la marca como palabra clave, ha sido considerada por nuestro Tribunal Supremo como una infracción marcaria en toda regla, tanto al amparo de la normativa y jurisprudencia europea como de nuestra Ley de Marcas.
- Indemnización:
Finalmente, otro punto muy interesante es el debate surgido en cuanto a la indemnización que debe abonar la mercantil infractora.
Como se ha adelantado, se trata de una indemnización de nada menos que 600.000 euros, de los cuales más de 500.000 euros son consecuencia única y exclusiva de la infracción marcaria.
Ahora bien, ¿por qué debe abonar una indemnización tan elevada?
Pues bien, en estos casos, entra en juego el artículo 43.5 de la Ley de Marcas, que establece: “El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados”.
Por tanto, y en base a este artículo, la mercantil afectada podía solicitar dicha cantidad sin problema alguno y, justamente, es lo que hizo.
Ante esto, la mercantil infractora alegó que ese 1% debía ser solo con respecto a la cifra obtenida mediante la infracción y no de la cifra total de negocios del infractor.
Pero el Tribunal Supremo, rápida y brevemente, determinó que debía ser sobre la cifra total de negocios, puesto que se trata de una norma que busca facilitar la cuantificación de la indemnización, siendo imposible y sumamente costoso efectuar un análisis que determine qué negocios fueron consecuencia de la infracción y cuáles no.
Por ello, la indemnización se deberá cuantificar en base a la cifra total de los negocios de la mercantil infractora, con independencia de que, incluso, esta pueda aumentar si quedan acreditados daños o perjuicios superiores.
